Czy licencjobiorca wspólnotowego znaku towarowego może wystąpić z powództwem o stwierdzenie naruszenia tego znaku mimo braku wpisu licencji do rejestru? | Co do zasady

Do tej kwestii odniósł się TSUE w wyroku z 4 lutego 2016 r., odpowiadając na pytanie prejudycjalne niemieckiego sądu w Düsseldorfie (sprawa Hassan przeciwko Breiding Vertriebsgesellschaft, C-163/15).

Skąd w ogóle problem? Otóż wątpliwości sądu niemieckiego wywołało brzmienie art. 23 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, który stanowi, że przeniesienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego, ustanowienie praw rzeczowych odnoszących się do znaku i udzielanie licencji (tj. czynności określone w art. 17, art. 19 i art. 22 rozporządzenia) wywołują „skutek wobec stron trzecich dopiero po wpisie do rejestru”. TSUE stanął przed koniecznością interpretacji tego przepisu.

Interpretacja korzystna dla licencjobiorców

TSUE przesądził, że w przypadku wspólnotowych znaków towarowych licencjobiorca może wystąpić we własnym imieniu z powództwem o stwierdzenie naruszenia prawa do licencjonowanego znaku, nawet jeśli licencja nie została wpisana do rejestru wspólnotowych znaków towarowych.

TSUE dokonał w pierwszym rzędzie wykładni literalnej i systemowej całego art. 23 rozporządzenia. Wskazał m.in., że tytuł sekcji 4 tytułu II rozporządzenia („Wspólnotowy znak towarowy jako przedmiot własności”), w której znajduje się art. 23 rozporządzenia, wskazuje wyraźnie, że przepisy tej sekcji odnoszą się do wspólnotowego znaku towarowego jako przedmiotu własności. Czynnościami, o których mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia, jest przeniesienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego, ustanowienie praw rzeczowych odnoszących się do znaku i udzielanie licencji. Cechą wspólną tych czynności jest to, że ich przedmiotem lub skutkiem jest utworzenie lub przeniesienie prawa odnoszącego się do wspólnotowego znaku towarowego (nie zaś dochodzenie ochrony znaku). Ponadto zdanie pierwsze art. 22 ust. 3 rozporządzenia wskazuje, że prawo do wystąpienia z powództwem dotyczącym naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego uzależnione jest wyłącznie od uzyskania zgody właściciela tego znaku bez uszczerbku dla postanowień umowy licencyjnej. W przepisie nie ma mowy o konieczności wpisu licencji do rejestru. Dodatkowo w art. 19 rozporządzenia, który mówi o udzielaniu licencji, nie zawarto postanowienia analogicznego jak w art. 17 ust. 6 rozporządzenia, zgodnie z którym do momentu wpisania do rejestru przeniesienia prawa następca prawny nie może powoływać się na prawa wynikające z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

Donioślejsze znaczenie ma jednak dokonana przez TSUE wykładnia celowościowa przepisu. TSUE podkreślił, że celem art. 23 ust. 1 rozporządzenia jest ochrona podmiotu, który nabył prawa odnoszące się do wspólnotowego znaku towarowego. Art. 23 ust. 1 rozporządzenia nie odnosi się do osób, które nie nabyły żadnych praw do znaku towarowego, ale w ramach swojej działalności dopuszczają się naruszenia tych praw. Nie stosuje się go w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której osoba trzecia – używając znaku towarowego w sposób niezgodny z prawem – narusza uprawnienia wynikające ze wspólnotowego znaku towarowego. Stanowisko TSUE jest zgodne z przestawioną wcześniej w sprawie opinią rzecznika generalnego.

Warto zauważyć, że Polska złożyła oficjalne stanowisko w postępowaniu w tej sprawie. Wprost odwoływał się do niego rzecznik generalny w swojej opinii. Wynika z niej, że Polska podkreślała właśnie konieczność celowościowej wykładni przepisu, wskazując, że traktowanie wpisu do rejestru jako formalności, której brak umożliwiłby naruszycielowi skuteczne odparcie powództwa licencjobiorcy o stwierdzenie naruszenia, byłoby niezgodne z celem realizowanym przez taki przepis.

Interpretacja TSUE jest korzystna dla licencjobiorców. Uwzględnia nie tylko brzmienie przepisu, lecz również kontekst i cele regulacji. Odmienna wykładnia mogłaby, co podkreślał rzecznik generalny, prowadzić do paradoksalnej sytuacji, w której podmiot dopuszczający się naruszenia mógłby w złej wierze i na swoją korzyść powołać art. 23 ust. 1 rozporządzenia, wskazując, że brak wpisu do rejestru powinien skutkować oddaleniem powództwa o stwierdzenie naruszenia.

Wyrok powinien rozwiać wątpliwości występujące dotąd w polskiej doktrynie na tle omawianego zagadnienia¹. Prezentowane były dwa odmienne stanowiska. Pierwsze głosiło, że licencjobiorca dopiero po wpisaniu licencji do rejestru może skutecznie powoływać się na swe prawa wynikające z licencji wobec osób trzecich, w tym również tych, którym zarzuca naruszenia wspólnotowych znaków towarowych, będących przedmiotem licencji². Drugie wskazywało, że nawet licencjobiorca niewyłączny może za zgodą licencjodawcy występować z powództwem z tytułu naruszenia wspólnotowego znaku towarowego, a wpis licencji do rejestru nie jest konieczny³. Powyższa kwestia w odniesieniu do wspólnotowych znaków towarowych nie była przedmiotem szerszych wypowiedzi judykatury⁴.

Co ze wspólnotowymi wzorami przemysłowymi?

Wkrótce należy spodziewać się też wyroku TSUE dotyczącego analogicznego zagadnienia odnoszącego się do wzorów przemysłowych. Niemiecki sąd 30 lipca 2015 r. skierował bowiem do TSUE pytanie prejudycjalne dotyczące interpretacji pierwszego zdania art. 33 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych (sprawa Thomas Philipps przeciwko Grüne Welle Vertriebs, C-419/15) zmierzające do ustalenia, czy możliwe jest dochodzenie roszczeń przez licencjobiorcę wspólnotowego wzoru przemysłowego, który nie jest wpisany do rejestru. Należy oczekiwać, że tok rozumienia TSUE będzie podobny jak w omawianej sprawie.

A co z krajowymi znakami towarowymi?

Przede wszystkim jednak wyrok TSUE pobudza do refleksji nad tym, czy sytuacja licencjobiorców krajowych znakowych towarowych jest taka sama jak tych wspólnotowych. Bezpośrednio reguluje ją drugie zdanie art. 76 ust. 6 p.w.p., (który ma zastosowanie do umowy licencji na znak towarowy na podstawie art. 163 ust. 1 p.w.p). Wskazuje ono, że „uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym dochodzić roszczeń z powodu naruszenia, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej”. Już z powyższego widać, że przepis różnicuje sytuację licencjobiorców wyłącznych i niewyłącznych oraz inaczej akcentuje znaczenie wpisu licencji do rejestru. Nie przesądzając, jak należy interpretować przepis, wydaje się, że regulacja i praktyka polska mogą się okazać bardziej restrykcyjne i bardziej skomplikowane niż zasady dotyczące dochodzenia ochrony przez licencjobiorców wspólnotowych znaków towarowych⁵. W praktyce może się okazać, że dla wykazania swojej legitymacji czynnej w procesie o naruszenie znaku licencjobiorca najprawdopodobniej będzie musiał przedstawić zarówno odpowiedni wypis z rejestru, jak i umowę licencyjną⁶. Może się więc okazać, że licencjobiorca częściej będzie mógł działać jako pełnomocnik licencjodawcy, a nie we własnym imieniu. Kontrowersje może budzić przede wszystkim to, jaka jest pozycja licencjobiorcy niewyłącznego wpisanego do rejestru, albo to, czy uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może dochodzić roszczeń związanych z naruszeniem, którego dokonano przed wpisem do rejestru, ale w okresie, w którym już obowiązywała umowa licencyjna. Powyższe wątpliwości na razie nie są rozstrzygnięte.

Lena Marcinoska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy