Jak drewniany skopek staje się renomowanym znakiem towarowym
Sąd Najwyższy potwierdził, że skopek, czyli wiaderko z drewnianych klepek używane dawniej na wsi na mleko, zarejestrowany przez spółkę HOCHLAND AG, jest znakiem renomowanym w Polsce.
Wyrok SN z 20 lutego 2011 r., sygn. akt IV CSK 393/10.
Znak towarowy, o którym mowa, nie jest używany przez uprawnionego w czystej postaci, lecz występuje w obrocie rynkowym jako opakowanie produktu ALMETTE. Spór, który dotarł na wokandę SN, dotyczył zakazania jednej z polskich spółdzielni mleczarskich używania w obrocie oznaczenia przedstawiającego wizerunek skopka, które umieszczane było na opakowaniach produkowanych przez spółdzielnię serków twarogowych.
Warto wskazać, że zanim sprawa trafiła do SN, sąd pierwszej instancji oddalił powództwo wytoczone przez właściciela znaku towarowego, a sąd drugiej instancji oddalił następnie apelację uprawnionego do znaku towarowego. Sądy te odmówiły uznania znaku towarowego w postaci skopka za znak renomowany.
Skarga kasacyjna złożona przez właściciela znaku towarowego dotyczyła naruszenia prawa do renomowanego znaku towarowego. Rozważając niniejszą sprawę SN sformułował istotne z punktu widzenia praktyki tezy dotyczące definicji renomowanego znaku towarowego, zdolności odróżniającej znaku towarowego oraz jego używania. Omawiane orzeczenie nie zakończyło sporu pomiędzy wytwórcami serków twarogowych. Musi on być ponownie rozpoznany przez sąd niższej instancji z uwzględnieniem wskazówek SN dotyczących pojęcia znaku renomowanego i zakresu ochrony.
Znaki renomowane korzystają ze szczególnej ochrony – szerszej niż pozostałe znaki towarowe, tj. również w przypadku mniejszego podobieństwa oznaczeń lub towarów. W przypadku znaków renomowanych istnienie ryzyka konfuzji nie jest konieczne. Wystarczy, że oznaczenie późniejsze wywołuje skojarzenia z wcześniejszym znakiem renomowanym. Do naruszenia wystarczy zatem przejęcie pewnych cech znaku renomowanego, które – odbiorcy znaku kolizyjnego – przywiodą na myśl renomowany znak towarowy.
W niniejszej sprawie uprawniony ma zarejestrowany trójwymiarowy znak towarowy o numerze IR-736770 w postaci drewnianego, surowego skopka. Używa ww. znaku towarowego nie w czystej postaci, w jakiej został zarejestrowany, ale jako opakowanie swojego produktu umieszczając na nim dodatkowe słowne i graficzne identyfikatory, m.in. nazwę produktu – ALMETTE. Pozwana spółdzielnia mleczarska umieszcza natomiast na opakowaniu swojego wyrobu wizerunek tradycyjnego, wiejskiego drewnianego skopka, z którego wylewa się strumień mleka.
Prawo własności przemysłowej nie zawiera definicji renomowanego znaku towarowego, a jedynie wskazuje na specyficzne przesłanki ochrony, jakiej podlegają ww. znaki towarowe. SN podkreślił, że definicje przyjmowane w literaturze, a także w orzecznictwie TSUE i polskich sądów różnią się w tym zakresie. SN przypomniał, że TS za renomowany uznaje znak towarowy znany znacznej części relewantnych odbiorców. Literatura polska przyjmuje, że aby uznać znak za renomowany, musi być on znany przez co najmniej przez 25 proc. relewantnych odbiorców, a przekroczenie odsetka 50 proc. relewantnych odbiorców zawsze przesądza o renomie znaku towarowego.
Natomiast w orzecznictwie polskich sadów przeważa stanowisko odnoszące się do językowego znaczenia pojęcia „renomy”, która wiązana jest m.in. z siłą atrakcyjną czy wartością reklamową. W omawianym orzeczeniu SN dokonał kompilacji wyżej przedstawionych stanowisk, definiując znak renomowany jako znak towarowy znany znacznej części odbiorców towarów i usług oznaczonych tym znakiem, posiadający siłę atrakcyjną przyciągania i wartość reklamową wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego.
SN odniósł się także do kwestii zdolności odróżniającej (zarówno pierwotnej, jak i wtórnej) znaku towarowego. Po pierwsze odmówił słuszności tezie postawionej przez sąd drugiej instancji, jakoby brak pierwotnej zdolności odróżniającej znaku towarowego w postaci skopka wynikał z faktu wydania przez OHIM decyzji tymczasowo odmawiającej jego rejestracji na terenie całej UE. SN podkreślił autonomiczność systemu wspólnotowych znaków towarowych, która oznacza, że znak towarowy pozbawiony charakteru odróżniającego we wszystkich państwach członkowskich (łącznie) może mieć jednocześnie taki charakter w poszczególnym lub poszczególnych państwach UE. Zawsze należy brać bowiem pod uwagę relewantnych odbiorców na obszarze, dla którego wnoszono o rejestrację znaku, a nie na obszarze całej UE. Po drugie SN wskazał, że nabycie przez znak towarowy wtórnej zdolności odróżniającej następuje w wyniku jego długotrwałego używania, przy czym wtórna zdolność odróżniająca, tak jak ma to miejsce w niniejszej sprawie, może dotyczyć zarówno czystego znaku towarowego (tj. w formie, w jakiej jest on rzeczywiście zarejestrowany), jak i znaku towarowego z dodatkowymi oznaczeniami graficznymi (tj. identyfikatorami słownymi lub graficznymi), jeżeli w taki sposób jest używany.
SN po raz kolejny odniósł się do wykładni przesłanki podobieństwa znaku naruszającego do naruszanego znaku renomowanego jako warunku zastosowania ochrony znaków renomowanych. Chodzi w tym przypadku o podobieństwo szczególnego rodzaju, do którego stwierdzenia wystarczy już samo niebezpieczeństwo łączenia znaku naruszającego ze znakiem renomowanym. Stopień podobieństwa może być w tym przypadku na bardzo niskim poziomie: wystarczy, że znak towarowy przywodzi na myśl wcześniejszy znak renomowany, kojarzy się z nim lub jest z nim łączony w świadomości relewantnego odbiorcy.
SN podkreślił również, że skuteczność ochrony renomowanego znaku towarowego nie wymaga wykazania przez uprawnionego, że używanie naruszającego znaku przyniosło rzeczywiście używającemu nienależną korzyść lub było szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Wystarczająca jest sama możliwość, prawdopodobieństwo zaistnienia takiego stanu. Przesłanka ta ma zatem charakter normatywny i hipotetyczny. Co więcej, im większą renomę i zdolność odróżniającą ma znak towarowy, tym łatwiej przyjąć istnienie ww. przesłanek naruszenia.
W niniejszym orzeczeniu SN potwierdził, że dla przyznania ochrony renomowanym znakom towarowym nie jest konieczne, aby były one używane dokładnie w takiej postaci, w jakiej są zarejestrowane. W przypadku znaków renomowanych nie trzeba ponadto wykazywać rzeczywistego uszczerbku w renomie. Uszczerbek ten może być jedynie hipotetyczny. Podkreślono, że krajowe systemy rejestracji znaków towarowych cechują się autonomicznością wobec wspólnotowego systemu ich ochrony. Każdy z nich posiada własne kryteria oceny znaków towarowych, co powoduje, że znaki pozbawione charakteru odróżniającego w jednym państwie mogą mieć taki charakter w innym kraju. Ponownie wskazano również, że renomowane znaki towarowe korzystają z szerszej ochrony niż pozostałe, a więc nawet w przypadku mniejszego podobieństwa oznaczeń lub towarów.
Lena Marcinoska, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
