Pan Kit Kat, czyli walka o kształt | Co do zasady

Pisaliśmy już, że nie jest łatwo chronić kształt produktu jako znak towarowy. Czy kolejną ofiarą wojny na kształty padnie wafelek Kit Kat? Mimo wydanego właśnie wyroku TSUE sprawa nie jest ani przesądzona, ani nawet wyjaśniona.

Wyrok TSUE z 16 września 2015 r., w sprawie C‑215/14

Spór toczy się pomiędzy Nestlé i Cadbury, których batalie dotyczące własności intelektualnej mają już długą tradycję. Sięgają czasów, kiedy Cadbury starał się zarejestrować purpurowy kolor opakowania swoich czekolad jako znak towarowy. Nestlé sprzeciwiła się wówczas rejestracji. Tym razem spór między producentami słodyczy nabrał nie kolorów, ale kształtów, a role atakowanego i atakującego zostały odwrócone.

Nestlé, właściciel marki Kit Kat, chciał zarejestrować w Wielkiej Brytanii kształt wafelka jako znak towarowy 3D. Kształt ten pozostaje niemalże identyczny od 1935 r., a nieznacznym zmianom ulegały jedynie jego wymiary. Obecnie nieopakowany towar wygląda jak na zdjęciu po lewej. Na każdym z czterech pojedynczych paluszków wytłoczone są wyrazy „Kit Kat” wraz z elementami owalu, który stanowi część logo. Tymczasem do rejestracji w charakterze znaku 3D Nestlé zgłosiła oznaczenie, którego przedstawienie graficzne zostało zaprezentowane na zdjęciu po prawej. Zgłoszony kształt znaku towarowego różni się zatem od towaru w ten sposób, że nie zawiera wytłoczonego logo „Kit Kat”.

Zgłoszenie zostało przyjęte przez brytyjski urząd ds. znaków towarowych. Pomimo że znak towarowy pozbawiony jest samoistnego charakteru odróżniającego, Nestlé wykazała, że uzyskał on charakter odróżniający w następstwie używania. Cadbury wniósł jednak sprzeciw wobec zgłoszenia. Został on uwzględniony przez brytyjski urząd, który uznał, że znak towarowy nie posiada samoistnego charakteru odróżniającego ani nie uzyskał takiego charakteru w następstwie używania. Urząd stwierdził, że zgłoszony do rejestracji kształt ma trzy właściwości, z których pierwsza wynika z charakteru samego towaru (czekoladowy wafelek kształcie prostokąta), a dwie pozostałe są niezbędne do uzyskania efektu technicznego (obecność, umiejscowienie i głębokość rowków rozmieszczonych wzdłuż wafelka oraz liczba rowków, która wraz z szerokością wafelka określa liczbę „paluszków”). W związku z tym urząd doszedł do wniosku, że kształt nie może podlegać rejestracji. Nestlé wniosła odwołanie od decyzji do brytyjskiego sądu. Ten postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z trzema pytaniami prejudycjalnymi.

Funkcjonowanie, wytwarzanie, czy może jedno i drugie?

Z przepisów dyrektywy o znakach towarowych wynika, że nie rejestruje się jako znaku towarowego oznaczenia składającego się z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego. Wątpliwość sądu brytyjskiego dotyczyła tego, czy sformułowanie „kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego” odnosi się wyłącznie do sposobu funkcjonowania towaru, czy również do sposobu jego wytwarzania.

Trybunał wskazał, że metody wytwarzania nie mają decydującego znaczenia przy ocenie właściwości funkcjonalnych kształtu towaru i nie powinny być brane pod uwagę przy ocenie kształtu. Sformułowanie „kształt niezbędny do uzyskania efektu technicznego” dotyczy wyłącznie sposobu, w jaki dany towar funkcjonuje. Takie stwierdzenie jest korzystne dla Nestlé i Kit Kata, choć trudno powiedzieć, żeby odpowiedź na to pytanie miała jakiekolwiek znaczenie dla sprawy. TSUE jednak zdecydował się odpowiedzi udzielić.

Ciekawostką jest, że w tym akurat punkcie inne zdanie miał rzecznik generalny wydający opinię w sprawie. Wskazał, w przeciwieństwie do TSUE, że obydwa aspekty – funkcjonowanie i wytwarzanie towaru – powinny być brane pod uwagę przy ocenie uzyskania przez kształt efektu technicznego.

Do trzech – kolejno odlicz

Kolejne pytanie sądu brytyjskiego zmierzało do wyjaśnienia, czy można kumulatywnie stosować kryteria wymienione w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy o znakach towarowych. Przepis ten wymienia trzy podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego. Wskazuje, że nie rejestruje się oznaczenia, które złożone jest wyłącznie z (i) kształtu wynikającego z charakteru samych towarów, (ii) kształtu niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, (iii) kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru.

TSUE wskazał, że powyższe przesłanki mają charakter autonomiczny, a każda z nich znajduje zastosowanie niezależnie od pozostałych. Podobnie TSUE wskazywał we wcześniejszej, nie tak dawnej sprawie krzesełka dziecięcego Tripp Trapp. Wobec tego jeśli jedno z kryteriów wymienionych w przepisie jest spełnione, to oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru nie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy. Nie jest jednak wykluczone zastosowanie jednej lub kilku z określonych podstaw odmowy rejestracji. Niemniej w takim wypadku odmowa rejestracji obwarowana jest wymogiem, by przynajmniej jedna z tych podstaw w pełni znajdowała zastosowanie do owego oznaczenia. Odpowiedź na to pytanie również nie wydaje się wnosić niczego przesądzającego do sprawy Kit Kata.

„Wśród innych tyś jedyny”

Kolejna kwestia dotyczyła charakteru odróżniającego zgłoszonego do rejestracji Kit Kata. Produkt będący w sprzedaży na każdym z pojedynczych „paluszków”, z których składa się wafelek, ma wytłoczone logo „Kit Kat”, zaś kształt zgłoszony do rejestracji nie posiada takiego napisu. Wobec tego powstała wątpliwość, czy aby na pewno sam kształt (bez napisu) zgłoszony do rejestracji pozwala na rozpoznanie towaru jako wafelka Kit Kat sprzedawanego przez Nestlé. Sąd brytyjski chciał ustalić związaną z tym kwestie dowodową, tj. czy wystarczy, że zgłaszający znak przedstawi dowód, że znacząca część zainteresowanego kręgu odbiorców rozpoznaje znak i kojarzy go z towarami zgłaszającego, czy też zgłaszający musi udowodnić, że znacząca część zainteresowanego kręgu odbiorców uważa sam ten znak (z pominięciem wszelkich innych znaków towarowych, które również mogą być obecne) za wskazujący pochodzenie towarów.

TSUE wyjaśnił, że ważne jest, by w następstwie używania zainteresowany krąg odbiorców postrzegał towar oznaczony samym tylko znakiem zgłoszonym do rejestracji jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa. Przypomina to niedawną próbę rejestracji cylindrycznej butelki wody, której TSUE odmówił zdolności odróżniającej. Zgłaszający usiłował wykazać wtórną zdolność odróżniającą kształtu butelki, mimo że znaku używał nie samodzielnie, ale wraz ze słownym wyrażeniem Voss. TSUE podkreślił, że do celów rejestracji jako odrębnego znaku towarowego należy przedstawić dowód, że sam ten znak (w tym wypadku sam kształt wafelka), z pominięciem wszelkich innych znaków towarowych, które również mogą być obecne (w tym wypadku napisu Kit Kat) wskazuje, że dane towary pochodzą z określonego przedsiębiorstwa.

Wyrok jest, ale rozstrzygnięcia brak

Z całą pewnością należy docenić fakt, że TSUE odniósł się do każdego z zadanych przez sąd brytyjski pytań, nie unikając odpowiedzi na żadne z nich. Doprecyzował to, co do tej pory mogło nie być wypowiedziane wprost. Niewątpliwie jednak sformułowane tezy w żaden sposób nie przybliżają do wyjaśnienia sprawy i do odpowiedzi na podstawowe pytanie – czy zgłoszony do rejestracji Kit Kat będzie znakiem towarowym. Kiedy kilka lat temu TSUE wypowiadał się w sprawie rejestracji klocka LEGO jako znaku 3D, wyrok mówił wszystko. Tym razem sytuacja jest zupełnie inna. Wydaje się, że brytyjski sąd, który ma ocenić sprawę, jest w tym samym miejscu, w którym był, zanim zadał TSUE pytania prejudycjalne.

Warto wspomnieć, że przestrzenne znaki towarowe związane ze słodyczami próbowano już wcześniej zarejestrować – niektóre z powodzeniem, inne bez. Tym razem jest jak u Hitchcocka – najpierw wyrok TSUE, a potem napięcie rośnie. W sprawie Kit Kata pewne jest tylko to, że wszystko może się jeszcze wydarzyć.

Lena Marcinoska, praktyka własności intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy