Sama rejestracja znaku przesądza o jego zdolności odróżniającej
TSUE uchylił wyrok Sądu ze względu na jego wadliwe ustalenia kwestionujące odróżniający charakter zarejestrowanego znaku towarowego „F1”.
Wyrok TSUE z 24 maja 2012 r. w sprawie C-196/11 P
Formula One Licensing BV jest właścicielem graficznego wspólnotowego znaku towarowego „F1 Formula 1” i krajowych oraz międzynarodowych rejestracji słownego znaku towarowego „F1” m.in. dla czasopism, broszur, książek, usług przesyłania i rozpowszechniania ww. towarów i ich publikacji elektronicznych w zakresie obejmującym formułę 1. Powołując się na ww. wcześniejsze rejestracje spółka wniosła sprzeciw wobec rejestracji wspólnotowego, słowno-graficznego znaku towarowego „F1-Live” zgłoszonego dla podobnych towarów i usług z tych samych klas.
 |  |
| Wcześniejszy znak towarowy | Później zgłoszony znak towarowy |
Podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych na pierwszy rzut oka wydaje się ewidentne. W późniejszym znaku towarowym inkorporowano oznaczenie „F1” będące samodzielnym, słownym znakiem towarowym i zarazem częścią wcześniejszego słowno-graficznego znaku towarowego. Tak też początkowo ocenił sprawę Wydział Sprzeciwów OHIM.
Na skutek wnoszonych środków odwoławczych sprawa trafiła jednak do Sądu, który stwierdził, że między znakami nie zachodzi podobieństwo, ponieważ oznaczenie „F1″ ma charakter rodzajowy i tym samym pozbawione jest charakteru odróżniającego. Zatem powtórzenie oznaczenia ”F1” w późniejszym znaku towarowym nie będzie wprowadzać w błąd, ponieważ jego użycie ma cel czysto opisowy. Sąd stwierdził, że konsumenci będą uważać oznaczenie „F1” za skrót „formuły 1”, czyli za wskazówkę rodzajową.
Sąd odmówił zatem zdolności odróżniającej wcześniejszym krajowym i międzynarodowym rejestracjom znaków towarowych. Spółka Formula One Licensing BV odwołała się od wyroku Sądu. Wskazała, że taka argumentacja prowadzi do niedopuszczalnego zakwestionowania ważnych rejestracji znaków towarowych „F1”.
Trybunał przyznał rację spółce. Podkreślił, że unijny system rejestracji opiera się na współistnieniu znaków wspólnotowych ze znakami krajowymi i międzynarodowymi. Rejestracja krajowych i międzynarodowych znaków towarowych nie podlega jurysdykcji Sądu. Trybunał podkreślił, że fakt rejestracji międzynarodowych i krajowych znaków towarowych może być podważany z powodu braku charakteru odróżniającego jedynie w ramach wszczętego w danym państwie członkowskim postępowania o unieważnienie prawa do znaku przed powołanym do tego organem rejestrowym.
Należy uznać, że krajowy lub międzynarodowy znak towarowy, który uzyskał ochronę na skutek rejestracji, z założenia posiada już pewien stopień zdolności odróżniającej. Sąd powinien oceniać jedynie poziom charakteru odróżniającego znaku, ale nie może w ogóle odmówić mu zdolności odróżniającej. Sąd nie ma zatem prawa kwestionować ochrony przyznanej wcześniejszemu znakowi towarowemu. Ważność międzynarodowego lub krajowego znaku towarowego może być podważona z powodu braku charakteru odróżniającego jedynie w ramach wszczętego w danym państwie członkowskim postępowania o unieważnienie prawa do znaku. Przeciwne działanie zagrażałoby krajowym i międzynarodowym znakom towarowym identycznym z oznaczeniem, które uznaje się za pozbawione charakteru odróżniającego. Doprowadziłoby do sytuacji, w której możliwe byłoby pozbawienie ochrony znaków krajowych z pominięciem odpowiedniej procedury, przewidzianej przez przepisy państw członkowskich.
Trybunał nie wydał ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie. Skierował ją do ponownego rozpoznania przez Sąd. Postawił Sądowi jedną wytyczną, polecając zbadanie, czy bez stwierdzenia braku charakteru odróżniającego oznaczenia „F1” we wcześniejszych znakach towarowych istniały przesłanki uzasadniające odmowę rejestracji znaku wspólnotowego. To z kolei wymaga dokładniejszego zbadania okoliczności faktycznych sprawy przez Sąd. Z wyroku płynie jednak istotny wniosek, że dopóki znak nie zostanie unieważniony, jego rejestracja nie może być kwestionowana. Kwestia zdolności rejestrowej znaku zostaje przesądzona samą decyzją o rejestracji.
Lena Marcinoska, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy
